自我复制专利侵权问题研究

——以3D打印等自我复制技术为视角

作 者：

刘强

作者简介：

刘强，永利官网地址副教授

原文出处：

《法商研究》(武汉)2015年第20155期第184-192页

内容提要：

在3D打印等技术领域，专利产品的购买者可以借助该产品自身所具有的技术功能实现自我复制。而在专利法上，自我复制属于制造性使用行为，对专利权和现有的利益格局构成挑战。在进行专利侵权认定时，应当在专利权用尽规则中适用“制造和使用”二分法，将自我复制视为制造行为并认定其构成专利侵权，以满足专利权人合理的利益预期。与此同时，有必要对自我复制行为构成专利间接侵权的情形予以限制，将自动复制行为和不可避免的复制行为作为侵权的例外，以防自我复制行为实施者承担过高的专利侵权风险。

期刊名称： 《民商法学》

复印期号： 2015年12期

关 键 词：

自我复制/专利权用尽规则/“制造与使用”二分法/专利间接侵权

标题注释：

国家社会科学基金资助项目(14BFX087)

近年来，以3D打印、生物基因、计算机软件和干细胞为代表的自我复制技术逐步兴起，此类技术使得专利产品购买者能够自行复制产品。那么，该自我复制行为的性质如何，是否构成专利侵权，在进行专利侵权认定时是否适用专利权用尽规则，有无专利侵权的例外情形?上述问题在现有专利制度体系下均难以解决，笔者试对此作一探讨，以期抛砖引玉，求教于同仁。

一、问题的提出

(一)自我复制的行为性质和技术属性

涉及专利侵权的自我复制，是指专利产品购买者在使用过程中，借助该产品自身所具有的技术功能再次制造一个或者多个复制品的行为。美国联邦最高法院在2013年“鲍曼诉孟山都案”①(以下简称“孟山都案”)中将该技术称为“具有自我复制特征的技术”，而美国政府在对该案所出具的法庭之友意见中将其称为“可以在有限的人为干预下实质性等同地复制产品本身”。②因此，自我复制行为可以被界定为“制造性使用”，即在使用产品的同时能够产生新的同一产品。与其他工业化重复制造的产品不同，自我复制产品在使用时不必借助除产品本身以外的其他设备作为制造工具，仅利用自身所具备的技术功能即可实现对产品的复制，从而实现制造手段和制造对象的统一。

对于专利产品购买者而言，自我复制技术实质性地打破了制造专利产品的技术门槛，能够为其复制产品提供指导乃至手段，从而非常便捷地实施“搭便车”行为，再次制造该专利产品的新复制品。以3D打印技术为例，3D打印机可以依据产品设计图电子文档，通过逐层堆积的增材制造方式实现产品的个性化制造。因而，使用者可以利用该设备制造其本身的主要零部件，进而组装一台新的3D打印机加以自行使用或者销售给他人。苏格兰技术专家阿德里安·鲍耶尔开发了Rep Rap型3D打印机，并将所有零部件的计算机辅助设计图提供给网络用户，使其能够制造同样的3D打印机。③生物繁殖也是自我复制的典型形式。对于农作物而言，只要土壤、温度等自然条件适宜即可产生大量新一代的同种作物个体。例如，转基因大豆技术可以做到“作物即种子”。④在“孟山都案”中，作为农民的被告鲍曼自行将所购买的大豆用作种子，反复种植并收获了八代大豆作物，同时保留了原有专利大豆的抗除草剂特性。

自我复制的行为性质来源于其独特的技术属性。纽约大学凯瑟琳·斯坦伯格教授将技术分为自我揭露技术和非自我揭露技术两类。⑤由于非自我揭露技术不容易被反向工程解构其内容，因此技术开发者不必担心竞争者的“搭便车”行为，可以在商业秘密和专利制度之间根据成本效益原则来选择保护模式。但是，自我揭露技术则不能保密，一旦产品投入市场，较为容易被他人剖析出所包含的技术诀窍，因此开发者通过专利获得保护的动力更大。自我复制技术是自我揭露技术的极端例子。⑥实施者不仅无须耗费成本通过反向工程对产品进行技术解析，而且自动地获得制造产品的设备和工具，不必额外支付经济成本和克服技术障碍。

(二)自我复制对专有权利的冲击

自我复制给专利权人的专利权带来了巨大挑战。一直以来，技术门槛和规模效应是专利权人维护市场独占地位的重要手段。它不仅能够带来抢占市场的时间优势，而且还能对防止新参与者的加入和防范侵权行为起到重要的保障作用。⑦专利制度假设侵权行为的技术难度较高，并在一定程度上依赖获得制造工具的高成本来保持专利权的有效性。而自我复制技术的出现挑战了这一基本假设，导致制造成本的降低和产品的迅速传播，给专利权人控制专利产品的复制带来技术障碍，从而难以维护其所拥有的市场独占地位。

美国约翰·马歇尔永利官网地址利姆教授认为，由于实施自我复制技术能够产生新的复制品，因此给专利保护的传统边界带来的挑战是其他技术难以比拟的。⑧消费者能够利用自我复制技术为自身使用的目的不断地制造专利产品，甚至可以成为新的生产者参与同专利权人的市场竞争，使得消费者和竞争者在身份上出现混同。如果自我复制行为不受控制，将使专利权人在售出第一件专利产品后便无法继续进行独占性销售，很可能导致专利产品的第一次销售成为最后一次。

(三)自我复制对利益格局的突破

自我复制行为可能会对于专利权人的市场利益产生显著影响，使得专利权人获得的经济回报减少。由于专利产品购买者有能力再次制造同样的产品，并且保留原产品所有实质性的技术特点和使用功能，因此无须再从专利权人处获得许可及支付费用。前述鲍耶尔开放硬件源代码的举动便引发传统产业界的质疑：为什么要向消费者销售一台机器以至于他们再也不需要回头来购买一台新的设备，也不需要购买零部件进行维修，甚至可以制造该机器与销售者进行直接的竞争?⑨随着自我复制行为的普遍化，将使专利权人既有的市场利益受到严重冲击。

更进一步地推论，假使自我复制技术的专利权人希望在销售首件产品时一次性地获得此后所有复制品所产生的经济回报，但是由于难以事先预测复制品的数量，因此不能精确地加以计算并作为确定售价的基础。对此，孟山都公司认为，如果允许购买者自由使用所购大豆进行再次种植，那么他可能会对首次销售的专利大豆产品要价数十亿美元。⑩原因在于首次销售以后，购买者复制的大豆产品会迅速占领市场，使得产品价格下降到竞争性水平，导致专利权人无法获得研发投入的回报。而且，购买者纵然愿意支付巨额费用购得首次销售的专利产品，同样无力控制他人未经其许可的自我复制行为，因而也不愿意承担风险，并支付超过正常购买专利产品所需的费用。因此，专利权人在首次销售时收取超高的对价会导致市场失灵，(11)此类交易实际上是无法实现的。

二、自我复制专利侵权认定中的专利权用尽规则

在自我复制行为的专利侵权认定中，专利权用尽规则成为主要障碍。根据专利权用尽规则，一旦专利权人合法销售了专利产品，购买者对该产品的使用和再次销售将不再被视为专利侵权。美国联邦最高法院在2008年“广达诉LG电子公司案”(12)(以下简称“广达案”)中秉持对专利权用尽规则的一贯解释，认为“在专利产品首次合法销售以后，专利权人对于该产品的所有专利权利均已耗尽，购买人可以按照其意愿使用或者销售该产品”，从而不再受专利权人的控制。然而，专利权用尽规则的适用范围仅限于权利人实际售出的专利产品，这就意味着使用者并没有权利制造新的专利产品。美国联邦最高法院在1873年“米切尔诉豪利案”(13)中认为：“如果购买专利设备的目的在于对其进行普通用途的使用，那么不代表购买者可以重新制造一台，不论是由购买者自己使用该新设备或者将其提供给他人”，尽管“专利产品的所有权已经完整地转移给买受人，但是他没有获得专利垄断权的任何组成部分”。因此，专利产品所有权的转让并不代表专利权的转移，购买者再次制造专利产品的行为仍然受到专利权的约束。

由于自我复制行为在表面上属于对专利产品的使用，因此如果获得专利权用尽规则的豁免将使其摆脱专利权的限制，对专利产品的自我复制不必取得专利权人的许可。尽管专利权用尽规则可以防止专利权人在首次销售后再次获利，并且避免因专利权的存在而限制产品的自由转售和流通，但是专利权人通常只就其实际出售的专利产品获得经济回报，如果专利产品未经许可便再次在市场中出现必然会损害其利益。因此，专利权人能否对购买者通过自我复制所得到的产品主张权利，将决定专利权用尽规则是否会成为其获得合理积极利益的制度障碍。

(一)“制造与使用”二分法

在专利权用尽规则适用的领域，最重要的是对制造与使用予以区分，并据此判断专利产品购买者的行为能否被视为合法使用行为。(14)这被称为“制造与使用”二分法。(15)根据文义解释，制造属于新产品的产生，是从无到有的过程；而使用是对既有产品的利用，在技术上包括利用现有的专利产品(作为零部件或者技术手段)制造新的产品。若购买者的行为属于对既有专利产品的使用，则不属于专利侵权；若其行为已经构成对新产品的制造，则不能得到专利权用尽规则所提供的豁免。在专利权能中，制造权和使用权是相互独立的，使用权耗尽不意味着制造权也同时耗尽。在“爵士相片公司诉国际贸易委员会案”(16)中，美国联邦巡回上诉法院认为专利产品的使用权不包括以该产品作为模型实质上建造新的产品。因此，尽管专利权人对其所销售的专利产品耗尽了专利权，但是若将该产品用于制造新的专利产品，则不能认为对该新产品而言也耗尽了专利权。(17)

对专利产品的制造与使用进行区分有两个标准：一是在行为对象上是否作用于既有的专利产品，如果是，则通常属于使用；二是在行为结果上是否产生新的专利产品，如果是，则一般属于制造。在这两项标准中，更重要的是后者，因为其对于专利权人利益的影响更为直接。在“孟山都案”中，美国联邦最高法院援引了韦氏词典，认为制造的含义是“使存在、产生、出现”，(18)而没有把使用现有的(专利)产品排除在制造手段之外。在日本专利法上，认定制造行为时也更注重考察该行为是否产生新制造的专利产品；(19)相对而言，行为对象则属于辅助性标准，即使作用于既有专利产品，只要作为结果的产品落入了专利保护范围，仍然有可能构成侵权。(20)

“制造与使用”二分法对于正确适用专利权用尽规则起到了重要作用，在受到专利保护的所有技术领域中都应当发挥其应有的效用。在传统技术领域，对专利产品的使用不会产生同样的新产品，可以比较清晰地区分制造和使用行为的技术性质和法律地位。而自我复制行为的特殊之处在于兼具制造和使用的性质，这种技术上的双重属性导致其法律地位模糊。尽管如此，在专利权用尽规则的适用过程中仍有必要恪守“制造与使用”二分法。正如美国圣约翰大学谢夫教授所言：“在专利权用尽中适用二分法使得专利权人能够保护其基本的市场利益，从而获得超过竞争性价格的市场回报。”(21)专利权人保留对新产品制造权的控制，同时购买者获得对所购专利产品合理的使用权，既符合双方的正当预期，也是进行利益衡平的基本标准。

“制造与使用”二分法在专利产品修理与再造规则的适用中同样得到体现，并且为其在自我复制行为中的适用提供了启示。一般的，购买者为维持专利产品的使用功能可以对其进行修理，但是不应当超出合理的范围，以至于构成对该产品的再造。否则，购买者的行为不能受到专利权用尽规则的庇护，并构成专利侵权。美国法院在1961年“帆布顶棚专利案”(22)中认为，通过二次制造所获得的专利产品将再次受到专利独占权的限制。对专利产品的修理属于广义的使用，因此将其与再造进行区分实质上也属于对“制造与使用”进行二分的范畴。尽管目前对于修理与再造并无统一而明确的区分标准，但是学界和实务界仍然坚持该二分法的运用，可见对两者进行划分非常重要，事实上在司法实践中也逐步发展出一系列规则加以澄清。(23)如果说修理与再造在行为结果上尚存在模糊之处，从而影响对其界限的厘清，那么自我复制并不存在这一问题，行为对象上的重叠性不应妨碍“制造与使用”二分法的适用。自我复制行为所得到的产品已经不再限于对既有产品的使用或者修理，而是整体性地再现了专利产品本身。即使对于不完全的自我复制行为(如3D打印机只能复制其主要零部件)，也只需要配以通用的辅助性部件即可产生完整的专利产品。根据现有规则，这已经跨越了修理或者使用的界限而构成再造。修理与再造规则在3D打印等自我复制技术出现之前便已存在，其演进历史所带来的启示在于：对制造与使用进行二分是合理界定专利权用尽边界的基本准则，所涉权益的归属将决定各方利益能否得到有效平衡。

(二)制造与使用的“融合”问题

自我复制行为兼具制造与使用的双重性质，导致适用专利权用尽规则时出现制造与使用“融合”的问题。自我复制使得制造与使用在行为对象上出现混同，均为作用于现有的专利产品，而对区分两者更为重要的行为结果标准却被有意或者无意地忽视了。事实上，在版权法领域同样面临作品思想与表达的融合问题，在此情况下不给予著作权保护，有利于保留相应的公共领域并鼓励对作品创作。(24)同样地，在专利权用尽规则适用的领域也有必要明确在“制造和使用”不可分离的情况下专利产品是否已经进入公共领域，以合理地体现当事人的利益预期。面对制造与使用“融合”问题所带来的挑战，应当保持专利权用尽规则的一致性。美国知识产权法专家布尔克教授等指出：“专利法对于广泛技术领域的专利有效性和侵权问题设置了一套普遍的法律规则。在法律标准的规定和适用方面对于不同技术并无显著差别，只有极少数例外情形。”(25)当然，法律规则的一致并不代表适用的方式也会等同。美国联邦最高法院在2012年的“梅奥医疗实验室案”(26)中表示：“专利法的一般性规则调整着许多不同领域的人类研发活动，努力平衡多种利益考量，但是其适用结果可能会因技术领域的不同而有所差别”。由于自我复制行为出现了其他技术领域未曾有过的“融合”现象，使得专利权用尽规则的适用方式会体现出特殊。事实上，不论将自我复制行为界定为制造还是使用以及专利权对其是否用尽，均可能对现有规则产生一定程度的冲击。在“孟山都案”中，鲍曼认为其将所收获的大豆用作种子继续种植不过是正常的利用行为，允许专利权人对此进行干涉将为自我复制行为“在专利权用尽规则中设定不合理的例外”。(27)然而，美国联邦最高法院指出，若支持鲍曼的意见也将对“专利权用尽不延及对新产品的制造”的规则设定前所未有的例外情形。因此，为保持专利权用尽规则对所有技术领域的一致性，不应对自我复制技术设定专门的例外情形。在界定其适用范围时，不能仅基于较为表面化的“行为对象”因素，而应考虑更为根本的“行为结果”标准。

解决制造与使用“融合”的问题有两条路径可以选择：(1)个案处理。对于修理与再造规则的适用通常采取该方式。其原因在于，两者对区分制造与使用中的行为结果标准尚存在分歧，不足以将其利益从整体上划归一方当事人。英国最高法院在2013年的“舒尔茨诉伟瑞特案”(28)(以下简称“舒尔茨案”)中认为，对区别于修理的制造行为应当根据特定案件的事实给予认定。(2)类型化处理。这可以在自我复制行为中采用。虽然其作用对象属于现有专利产品，但是在行为结果上具有一致性，即必然会产生独立的新产品。因此，为给予当事人明确的行为预期，应当采取类型化方式对其利益进行整体性的界定。

(三)专利权用尽规则的排除适用

自我复制行为作为“制造性使用”，在专利权用尽规则下应当被视为“制造”，因而不能享有该规则所带来的豁免。如果专利产品购买者通过自我复制再次制造新的专利产品，应当被认定为侵权行为。对于自我复制行为排除适用专利权用尽规则，主要基于以下两个方面的因素：

1.专利权人与购买者之间的利益平衡

从专利权人角度看，应当有权禁止专利产品购买者通过自我复制制造该产品的复制件。如果在法律上允许购买者进行制造性使用，并且认为专利权已经用尽，那么自我复制行为将同时克服技术障碍和法律限制。专利权人会因此丧失对“制造性使用”行为的法律控制，只能在其销售第一件专利产品时获得经济回报，此后将不再有获得独占利益的可能性。因此，美国联邦巡回上诉法院在“孟山都诉斯克鲁格斯案”(29)中指出：“专利产品具有自我复制能力，并不代表购买者可以实施复制行为”，因此只要购买者所种植的第二代(及以后)的大豆种子并非从专利权人处购买，则不能认为专利权已经用尽。美国联邦最高法院在“孟山都案”中认为，将专利权用尽规则的适用范围限于权利人实际售出的专利产品的目的在于让发明的贡献与经济报酬相匹配。允许对自我复制适用专利权用尽规则，将使得专利权的价值在专利产品销售以后急剧下降。此时，权利人获得的保护不再是专利法规定的20年，而只是一次性的产品销售，法律也将不再具有保护创新的功能。(30)因此，专利权人应当保留对自我复制行为进行控制的权利。

从购买者角度看，即使被禁止实施制造性使用行为也不会影响其对所购专利产品进行其他形式的合理利用并获得收益。一般而言，自我复制技术产品仍然具有非复制性用途。在“广达案”中，美国联邦巡回上诉法院将侵权性用途是否属于专利产品“唯一合理和有意义的用途”作为能否适用专利权用尽规则的判别标准。在“孟山都”案中，农民既可以将大豆用于继续种植，也可以用于人或者牲畜的消费，加工成其他食品，或者直接转售给其他人，即使不进行自我复制也可以获得合理的经济回报。对此，作为购买者的鲍曼也不否认。(31)可见，购买者并非只有实施专利产品的自我复制功能才能实现其经济利益，不应将其纳入专利权用尽规则适用的范畴。将专利产品用于自我复制固然可以得到下一代复制品，并取得高于普通用途的经济利益，但是该行为的合法性应当建立在每次复制均获得专利权人许可并支付费用的基础之上，否则仍然应被认定构成侵权。

需要注意的是，在平衡专利权人和购买者利益同时也要兼顾两者的合理预期：首先，购买者为实现其合理目标而实施的自我复制行为尤其是经过专利权人明示许可或者存在默示许可情形时，应当属于对专利产品的合法使用。在“孟山都案”中，美国联邦最高法院尽管不允许鲍曼留种并在第二季及以后种植，但是仍然认定其获得了种植一季的许可，甚至还认为即使不存在该明示许可，也可以基于默示许可给予侵权豁免。其次，在判断当事人预期合理性的主体方面，应当以“该领域普通技术人员”作为标准，美国联邦最高法院在2007年“凯斯乐国际公司案”(32)将其界定为具备普通知识和判断能力的人。此外，在产品的寿命预期方面，应当以非侵权性用途为标准进行衡量。尽管自我复制可以不断地延长产品的使用年限，但是该行为因属于侵权性质而被排除在外。

2.公共领域问题

反对将自我复制行为排除在专利权用尽规则适用范围之外的观点认为，专利产品首次销售以后即不再受专利权人的控制，进入了专利法意义上的公共领域，如果将自我复制视为制造行为并认定为侵权会使该专利产品重新进入私有领域，就是对专利制度基本理念的违背。(33)对于能否利用专利许可协议中的售后限制条款避免专利产品进入公共领域的问题，美国联邦最高法院一直持比较谨慎的态度，在相关案件中未作明确表态。(34)这使得主张扩展专利权用尽中的公共领域的立场得到一定程度支持。

需要指出的是，利用公共领域概念否认自我复制行为侵权性质的观点，属于对专利权用尽规则的误读。在通常情况下，用于实施侵权行为的工具、设备或零部件本身并不受专利权的限制，至少不受涉案专利权的禁止，因此属于公共领域。但是，这并不妨碍将其用于专利产品的制造可能构成侵权。在认定专利侵权时，要求落入专利保护范围的是行为人所制造的对象而非所使用的制造工具。造成误读的原因在于，专利产品的购买者已经向权利人支付过报酬，而且对产品的自我复制并未借助其他制造工具，因此表面上对于还须再次承担支付费用的义务难以理解。实际上，制造行为的侵权性质与实施主体是否曾购买专利产品并无关联。在“舒尔茨案”中，英国最高法院就认为依赖于实施主体的身份来判断是否构成“制造”行为是“不合逻辑和无原则的”。因此，即使是专利产品的购买者实施自我复制行为，依然需要得到专利权人的再次许可。

三、自我复制专利侵权认定的限制

由于自我复制行为不能适用专利权用尽规则，使得购买者在对专利产品进行使用、转售过程中面临的专利侵权风险增加，甚至有可能对于产品的合理利用也产生抑制，并进而影响自我复制技术的研发和实施。因此，有必要对自我复制行为构成专利侵权的情形进行适当的限制。

(一)专利间接侵权情形的限制

根据专利权用尽规则，专利产品购买者转售该产品不会构成直接侵权。然而，由于次购买者有可能利用该产品实施自我复制行为，在直接侵权行为难以查明的情况下，专利权人可能会追究具备自我复制功能专利产品提供者的间接侵权责任。(35)在次购买者使用该产品并进行自我复制的过程中，原购买者所提供的产品会成为“与发明的关键要素有关的手段”，(36)并构成专利间接侵权认定的核心要件，因此购买者仍然有可能面临专利间接侵权的风险。(37)有必要限制具备自我复制功能专利产品的购买者在转售过程中的间接侵权责任，以免影响产品自由流通。

为给自我复制行为保留合理的侵权豁免空间，应当引入技术中立原则并加以改造。虽然该技术具有引发侵权行为的可能性，但是如果并不必然会产生侵权行为，则不应被认定为间接侵权行为的对象。技术中立原则又被称为实质性非侵权用途原则或者普通商品原则，(38)其含义为：如果行为人所销售或者提供的产品同时具有合法和非法用途，即可以被合理地用于非侵权目的时，则该产品处于中立地位，(39)提供者不必承担间接侵权责任。基于该原则，如果体现自我复制技术的专利产品具有除此以外其他合理的工业或者技术用途，应当对专利权人主张间接侵权的权利予以限制，不能仅因为购买者所提供的产品具有自我复制功能，就要求其为次购买者的自我复制行为承担间接侵权责任。

为使技术中立原则充分发挥限制自我复制专利间接侵权认定中的作用，有必要对其进行改进，以适当限制构成间接侵权的情形：(1)拓宽具有非侵权用途的“普通商品”的范围。一般而言，要构成“普通商品”必须是该领域的通用产品，应当处于公有领域而不受任何其他专利权的约束，使用者可以在市场上自由获得。(40)然而，具有自我复制功能的产品本身即是“实现发明的关键要素”，原则上该产品受到该专利权的保护，因此本不属于“普通商品”范围，可以构成间接侵权的对象。为了给予该专利产品更多的自由流通空间，在认定侵权时应采用更为严格的标准，将产品本身排除在间接侵权行为的对象之外。例如，即使3D打印机不是市场当中可以自由获取的对象，购买者向第三人提供该打印机可能导致后者利用其进行自我复制，前者的行为也不应构成专利间接侵权。(2)限制构成引诱性侵权的情形。随着技术中立原则的发展，专利产品具有非侵权用途并非免除其责任的充分条件。(41)版权领域的“米高梅案”(42)使得帮助性侵权有可能基于主观因素的变化而转化为引诱性侵权，从而排除技术中立原则的适用。如果产品提供者不仅主观上具有促使购买者实施侵权性自我复制行为(利用了专利产品的技术功能)的目的，(43)并且有明确的意思表示或者其他步骤予以激励，则会构成引诱性间接侵权。美国联邦最高法院认为此时没有适用“实质性非侵权用途原则”的余地。(44)在自我复制技术领域，专利产品购买者应当知晓该产品具有自我再现的功能并且利用该功能有可能构成专利侵权，从而引发引诱性间接侵权。然而，为避免自我复制产品提供者承担过高的侵权风险，构成引诱性侵权的行为模式应仅限于若干特殊情形，如在销售合同中将对方使用产品的用途限制于自我复制，发放侵权性用途的使用说明资料以及回购对方通过自我复制所获得的同一产品等。

(二)自动复制与人为因素

在被控侵权者并未实施干预行为的情况下，自我复制技术可以在一定程度上实现产品的自动复制。此时若认定被告构成侵权，会不合理地增加其侵权风险。因此，应当基于人为因素所起作用的程度对于构成侵权的情形加以限制。例如，基因序列可以在生物活体内通过生物循环自动地进行复制，表达为蛋白质并繁殖新的生物个体。在“孟山都案”中鲍曼援引“责备大豆”抗辩其行为不构成侵权，认为所购买的专利大豆已经体现了此后几代大豆的实质要素，只要不对储藏环境进行人为控制，大豆(及其基因序列)会自动复制或者发芽繁殖，因此实施自我复制的主体不是农民而是大豆本身。不过，美国联邦最高法院并未采纳鲍曼的抗辩，认为其并非消极的观察者，而是积极的实施者。(45)其理由在于，鲍曼从谷商处购买大豆作为种子，在种植过程中喷洒除草剂杀除未转基因的杂草(这属于对转基因大豆专利功能的主动利用)，选择播种和收获时间，收获了比原有数量多得多的大豆销往市场，并且保留种子供下一季种植。因此，尽管在种植中存在自动复制基因的环节，但是人为因素仍然起着主导作用。当然，该法院同时也承认存在其他类型的自我复制技术，能够使产品的复制过程超出购买者的控制范围，此时不应由其承担专利侵权责任。

诚然，专利保护的对象涉及技术实施过程，但是其调整的仍然是权利人与实施者之间的利益关系，而非单纯的人与自然界的关系。笔者认为，有必要从以下三个方面对自我复制行为的专利侵权性质进行判别，如果被控侵权者的人为因素没有起到主导作用，则不构成专利侵权：(1)环境控制因素，包括是否由被告对自我复制的自然环境、技术功能和实施时机进行选择。美国联邦巡回上诉法院在审理“孟山都案”时，并不认为大豆已经体现此后几代的实质要素，进行再次种植也并非仅有的合理用途，(46)因此是由被告进行有目的性的选择，应当构成侵权。(2)复制目的因素，包括对产品进行复制的次数或者代数，产品复制的规模，以及是否在复制过程中利用了产品的专利特性。有学者认为应区分大豆种植中的“搭便车”者和转基因污染的受害者。例如，若转基因作物的遗传物质随着花粉传播，则所谓的“侵权”行为并未受到被告的控制，因此应当对受专利保护的作物范围予以限制，以农民主动喷洒除草剂而利用抗除草专利功能的作物为限。(3)利益归属因素，包括是否将复制所得的专利产品出卖或者转售并获取经济利益。如果并非由被告决定上述因素，则产品自我复制属于自动复制过程，不构成专利侵权。

(三)不可避免复制的“三步检验法”

在自我复制行为中，为实现其技术功能可能会产生不可避免复制的现象。如果说自动复制行为表面上并非由被告实施，但是实际上还有可能事先得到控制，那么不可避免的复制行为则相反。此类复制行为表面上在实施者控制范围内，但基于技术原因并不能够避免使用，或者实施者若意欲排除会使得成本极高。在“孟山都案”中，美国联邦最高法院在结论部分论及了具有共同特点的自我复制技术，认为实施某些自我复制行为的目的是为实现其他的技术功能，并且在工艺过程中是“偶然而必不可少的”，有必要享受专利侵权的豁免。

此时，美国版权法上针对计算机软件复制行为所设置的必要步骤抗辩可资借鉴。该法第117条(a)(1)项规定，如果软件的复制件或者改编件是在机器设备中使用软件的过程中不可避免会产生的，并且未以其他方式加以利用，则不构成对该软件的版权侵权行为。在2010年“弗诺诉欧特克公司案”(47)中，被告是计算机辅助设计软件AutoCAD的开发商，原告将所购买的软件安装到计算机中加以运行，为避免侵权风险而主动提起确认不侵权之诉。法院认为，为了存储计算机数据，必然会导致软件在存储器中被复制，若因此判定购买者的复制行为构成侵权，将对其合理使用软件形成严重威胁，因此应当适用必要步骤抗辩对其侵权责任的承担加以限制。对此，可以借鉴版权法中关于合理使用判断的“三步检验法”规则，即如果自我复制行为符合以下三个要件，就应当属于不可避免的复制，不构成专利侵权：(1)该复制行为是临时的。例如，在1993年“MAI系统公司诉匹克电脑公司案”(48)中，美国联邦第九巡回上诉法院认为在存储器上永久性地复制音乐作品不能适用必要步骤抗辩。在2008年的“卡通频道案”中，美国联邦第二巡回上诉法院也认为仅限于短暂瞬间的复制不构成侵权。(49)“孟山都案”中，专利权所保护的技术方案实际上是通过生物工程技术所得到的嵌合基因序列，而大豆在储存过程中即使没有产生新的个体，也必然会临时性地发生细胞的分裂和基因的复制，客观上属于对专利基因序列的“制造”。但是，由于此类“制造”是临时性且不可避免地会发生，因此不构成侵权。可见，不可避免的复制应当仅限于临时性复制。(50)(2)不属于实施者控制的范围之内。例如，在干细胞技术中，若其在病人体内进行分裂，则实施者无法通过技术手段加以控制，因而不构成侵权。然而，如果干细胞是在试管内进行培养的，则属于实施者控制的范围。(51)(3)不损害专利权人的合理利益。例如，对于细菌或者真核细胞等生物技术产品而言，如果购买者的复制行为仅限于自身使用，且并未违背行业惯例向第三方提供同样的产品，没有影响专利权人的利益，则可以认为不构成侵权。(52)美国联邦巡回上诉法院在“有机种子种植及贸易协会案”(53)中认为，考虑到微量专利侵权产品的制造者能够基于默示许可规则而获得侵权豁免，对不可避免的自我复制者可以比照适用。

四、结语

正如美国联邦最高法院在“孟山都案”中所指出的，自我复制技术未来将“更为普遍、复杂和分化”，因此由其所带来的利益纠纷将成为专利制度需要着力面对的问题。不同领域的自我复制技术存在差别，使得当事人在利益诉求方面会有所不同。值得注意的是，如果需要对于现有的专利权用尽等规则设置例外情形，应当在立法层面予以明确，而非在司法审判中由法院自行适用，否则会导致专利制度的不稳定和不可预见。我们有必要通过制度完善，探求平衡各方当事人利益的有效途径，促进自我复制技术及其相关产业的发展。

注释：

①See Bowman v.Monsanto Co.,133S.Ct.1761(2013).

②See Bowman v.Monsanto Co.,133S.Ct.1761(2013)(No.11～796),2013WL 137188.

③See Simon Bradshaw,Adrian Bowyer,Patrick Hauf,The Intellectual Property Implications of Low-Cost 3DPrinting,Scripted,2010,7(1):6～31.

④See Asgrow Seed Co.v.Winterboer,513U.S.179(1995).

⑤See Kartherine J.Standburg,What Does the Public Get?E xperimental Use and the Patent Bargain,Wisconsin Law Review,2004,73(1):81～100.

⑥See Jeremy N.Sheff,Self-Replicating Technologies,Stanford Technology Law Review,2013,16(2):229～256.

⑦参见陈卫明：《从Bowman案看美国专利权用尽原则的历史演变》，《知识产权》2014年第8期。

⑧See Daryl Lim,Self-replicating Technology and the Challenge for the Patent and Antitrust,Cardozo Arts and Entertainment LawReview,2013,32(1):131～223.

⑨See Simon Bradshaw,Adrian Bowyer,Patrick Hauf,The Intellectual Property Implications of Low-Cost 3DPrinting,Scripted,2010,7(1):6～31.

⑩See Bowman v.Monsanto Co.,133S.Ct.1761(2013).

(11)See Daryl Lim,Self-replicating Technology and the Challenge for the Patent and Antitrust,Cardozo Arts and Entertainment Law Review,2013,32(1):131～223.

(12)Quanta Computer,Inc.v.LG Electronics,Inc.,553U.S.617,625(2008).

(13)See Mitchell v.Hawley,83U.S.544(1873).

(14)参见王淑君：《自我复制技术语境下专利权用尽原则的困境及消解》，《学术界》，2014年第8期。

(15)Daryl Lim,Self-replicating Technology and the Challenge for the Patent and Antitrust,Cardozo Arts and Entertainment Law Review,2013,32(1):131～223.

(16)See Jazz Photo Corporation v.International Trade Commission,264F.3d1094,1102(Fed.Cir.2001).

(17)参见尹新天：《中国专利法详解》，法律出版社2011年版，第793页。

(18)该法院依据的是1961年第3版《韦氏新国际词典》。

(19)参见[日]青山纮一：《日本专利法概论》，聂宁乐译，知识产权出版社2014年版，第33页。

(20)参见[日]田村善之：《日本知识产权法》(第4版)，周超、李雨峰、李希同译，知识产权出版社2011年版，第268页。

(21)Jeremy N.Sheff,Self-Replicating Technologies,Stanford Technology Law Review,2013,16(2):229～256.

(22)See Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co.,365U.S.336(1961).

(23)参见范长军、郭志旭：《3D打印对专利产品修理与重作规则的挑战》，《华中科技大学学报》(社会科学版)2014年第5期。

(24)参见李明德、许超：《著作权法》，法律出版社2003年版，第29页。

(25)Dan L.Burk,Mark A.Lemley,Is Patent Law Technology-Specific? Berkeley Technology Law Journal,2002,17(4):1155.

(26)Mayo Collaborative Services v.Prometheus Labs.Inc.,132S.Ct.1289,1305(2012).尽管此案的争议焦点是可专利性的技术主题，但是该论断同样适用于专利权用尽规则。

(27)See Bowman v.Monsanto Co.,133S.Ct.1761(2013).

(28)See Schütz v.Werit,[2013]UKSC 16.

(29)See Monsanto v.Scruggs,459F.3d1328(Fed Cir.2006).

(30)See Bowman v.Monsanto Co.,133S.Ct.1761(2013).

(31)这一点从孟山都公司市场份额扩张的现象可以得到佐证。美国大豆协会提供给法院的法庭之友意见认为，即使孟山都公司的种子售价较高，农民仍然可以获得经济利润。See Brief of American Soybean Association et al.as Amici Curiae in Support of Respondents at18,Bowman v.Monsanto Co.,133S.Ct.1761(2013)(No.11～796),2013WL 315223.

(32)See KSR International Corporation v.Teleflex Incorporation,550U.S.398(2007).

(33)See Daryl Lim,Self-replicating Technology and the Challenge for the Patent and Antitrust,Cardozo Arts and Entertainment Law Review,2013,32(1):131～223.

(34)美国联邦巡回上诉法院在1992年“马林克罗特公司诉麦迪帕特公司案”中明确表示，专利产品购买者违反销售合同中的售后限制条款会使得专利权在产品的使用、销售等情形中并未用尽，并在“孟山都诉斯克鲁格斯案”、“孟山都诉麦克法林案”、“鲍曼诉孟山都案”中对此予以重申。不过，美国联邦最高法院在“广达诉LG电子公司案”、“鲍曼诉孟山都案”中并未对此明确肯定。

(35)我国虽然尚未正式建立专利间接侵权制度，但是对此呼声很高并有可能在立法中加以落实。根据国家知识产权局2015年4月公布的《中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)》第71条的规定，网络服务提供者在明知或者应当知道存在直接侵权的情况下要承担间接侵权责任。

(36)参见范长军：《德国专利法研究》，科学出版社2010年版，第114～117页。

(37)参见黄亮：《论避风港规则在3D打印专利侵权判定中的移植》，《电子知识产权》2015年第5期。

(38)参见梁志文：《云计算、技术中立与版权责任》，《法学》，2011年第3期。

(39)参见《美国专利法》第271条(c)款。在版权法领域，美国1984年“索尼案”就是运用技术中立原则的典型判例。

(40)版权与专利领域中的“普通商品”的区别在于：在版权领域，行为人所提供的复制作品的设备(如索尼案中的录像机)并非作品，不具有侵犯版权的可能性，因此属于版权法意义上的公共领域并且构成“普通商品”；而具有自我复制功能的产品本身可能受到专利保护，因而有可能属于专利法意义上的专有领域并且不构成“普通商品”。

(41)参见张今：《版权法上“技术中立”的反思与评析》，《知识产权》2008年第1期。

(42)See Metro-Goldwyn-Mayer Studios,Inc.v.Grokster Ltd.,(04～480)545U.S.913(2005)380F.3d1154.

(43)例如，在“鲍曼诉孟山都案”中，鲍曼不仅向其他农民提供大豆作为再次种植的种子，而且向其传授如何利用该转基因大豆的抗除草剂功能，因而具有明显的诱导性。

(44)See Metro-Goldwyn-Mayer Studios,Inc.v.Grokster Ltd.,(04～480)545U.S.913(2005)380F.3d1154.

(45)See Bowman v.Monsanto Co.,133S.Ct.1761(2013).

(46)See Monsanto Co.v.Bowman,No.10～1068(Fed.Cir.2011).

(47)See Vernor v.Autodesk,Inc.,621F.3d1102,96U.S.P.Q.2d1201(9th Cir.2010).

(48)See MAI Systems Corp.v.Peak Computer,Inc.,991F.2d511(9th Cir.1993).

(49)See Cartoon Network L.P.v.CSC Holdings,Inc.121,536F.3d121(2nd Cir.2008).

(50)参见马驰升：《美国“云计算”“数据流”技术的数字娱乐版权保护及其启示》，《永利皇宫网页入口学报》(社会科学版)2014年第6期。

(51)See Patrice P.Lean,Friedrich B.Laub,Protecting Self-Replicating Biotechnologies in View of Bowman v.Monsanto,Bloomberg BNA’s Patent Trademark and Copyright Journal,2013,86:376.

(52)See Patrice P.Lean,Friedrich B.Laub,Protecting Self-Replicating Biotechnologies in View of Bowman v.Monsanto,Bloomberg BNA’s Patent Trademark and Copyright Journal,2013,86:376.

(53)See Organic Seed Growers and Trade Association v.Monsanto Co.,718F.3d1350(Fed.Cir.2013).